Stelt u voor: u neemt een bedrijf over, betaalt daarvoor een aanzienlijke prijs en drie jaar later ligt er een brief op de mat van een stichting die beweert dat u jarenlang inbreuk hebt gemaakt op haar merk. De verkopers wisten van het risico. U wist van niets. En toch staat u met lege handen.

Dit is precies wat er gebeurde in een zaak waarover de Rechtbank Amsterdam begin dit jaar besliste, een uitspraak die elke ondernemer die bezig is met het kopen van een bedrijf of voornemens is dit te doen, zou moeten kennen.

De aanleiding: een sommatiebrief die alles in beweging zette

Babilou Family Netherlands B.V. nam in 2021 de aandelen over van een groot kinderopvangconcern dat onder de naam “BLOS” opereerde op circa 200 locaties in Nederland. Drie jaar later, in augustus 2024, werd de koper benaderd door Stichting Blosse Onderwijs. Die stichting was sinds 2017 houder van het Benelux-woordmerk “BLOSSE”, een naam die opvallend veel leek op “BLOS”.

In september 2024 volgde een formele sommatie: staak het gebruik van de BLOS-merken en laat ze doorhalen. Een schikking kwam niet tot stand. De koper besloot daarop alle locaties te rebranden, een operatie die ruim € 735.000 kostte. Die rekening wilde zij bij de verkopers neerleggen.

Wat er al die tijd onder het oppervlak speelde

Na de overname ontdekte de koper in de mailbox van een van de verkopers, die zijn volledige zakelijke e-mailarchief had overgedragen, een merkonderzoek uit 2018. Daaruit bleek dat het bestaande merk BLOSSE een “fataal obstakel” kon vormen voor de registratie en het gebruik van het merk BLOS, vanwege direct verwarringsgevaar.

De verkopers wisten dus van het risico en toch besloten zij BLOS te gebruiken. Zij schatten in dat Stichting Blosse, toen nog een kleine lokale stichting, geen actie hierop zou ondernemen. Die gok pakte aanvankelijk goed uit: zowel het woordmerk als het beeldmerk werden zonder bezwaar geregistreerd en jarenlang gebruikt.

Het due diligence-onderzoek

Bij de overname in 2021 voerde de koper uitgebreid due diligence-onderzoek uit. Zij vroeg expliciet naar IE-rechten, registraties en eventuele lopende of dreigende geschillen. De antwoorden waren geruststellend: er waren geen relevante IE-geschillen en de verkopers beschikten, voor zover zij wisten, over de benodigde IE-rechten.

Het merkonderzoek uit 2018 stond echter niet in de data room. Ook de correspondentie over het risico van BLOSSE ontbrak. De koper zag daardoor niet dat er eerder al een serieus merkrisico was gesignaleerd.

Daar staat tegenover dat de koper zelf ook steken had laten vallen. In een vroeg concept van de koopovereenkomst had zij de IE-garanties aanvankelijk verwijderd en stelde zij maar beperkt specifieke vragen over IE. De rechtbank woog dit mee. Alleen vragen naar registraties en lopende geschillen is onvoldoende als u het werkelijke risicobeeld wilt kennen.

Wat de koopovereenkomst bepaalde

De koopovereenkomst bevatte een W&I-verzekering. Die verzekering biedt in beginsel dekking als een verklaring of garantie van de verkopers achteraf onjuist blijkt. Zo’n W&I verzekering betekent dat de koper voor schending van de zakelijke garanties en verklaringen in principe alleen bij de verzekeraar terechtkan.

De verkopers konden alleen rechtstreeks worden aangesproken bij onder meer fraud (bedrog), wilful misconduct (opzettelijk wangedrag) en/of intentional concealment (opzettelijke verzwijging). Maar bij afwezigheid daarvan was de maximale aansprakelijkheid van de verkopers voor garantieschendingen contractueel gelimiteerd tot maar liefst    € 1.

Daar kwam bij dat voor reguliere zakelijke garanties een vervaltermijn van 24 maanden gold. De overname vond plaats op 10 mei 2021, terwijl de sommatie van Stichting Blosse pas in 2024 kwam. De contractuele termijn om een claim in te dienen bij verkoper was dus verstreken en de W&I-verzekering bood ook geen dekking meer.

De koper had daarmee nog maar één uitweg: aantonen dat de verkopers het risico bewust hadden verzwegen of zich anderszins schuldig hadden gemaakt aan bedrog of opzettelijk wangedrag. Dat is een uiterst hoge lat, met een zogenaamde duivelse bewijslast.

Het oordeel van de rechter: goede trouw of wegkijken?

De rechtbank wees daarom alle vorderingen af. Dat de verkopers in 2018 bewust een risico hadden genomen, betekende volgens de rechtbank nog niet dat zij de koper bij de verkoop hadden bedrogen of het risico opzettelijk hadden verzwegen. Zij hadden het risico destijds afgewogen en als ondernemersbeslissing aanvaard. Zo’n afweging maken is nu eenmaal wat ondernemers doen.

Belangrijk was bovendien dat de BLOS-merken in 2018 en 2019 zonder oppositie waren geregistreerd en jarenlang probleemloos waren gebruikt. Het lag daarom voor de hand dat het risico in 2021 bij de verkopers volledig van de radar was verdwenen. De rechtbank achtte het geloofwaardig dat zij er tijdens de due dilligence simpelweg niet meer aan dachten.

Een opvallend detail was dat een van de verkopers zijn volledige zakelijke mailbox, inclusief prullenbak, aan de koper had overgedragen. Juist in de prullenbak stond de eerdere correspondentie over het merkrisico. Volgens de rechtbank wees dit echter niet op een bewuste poging informatie te verbergen: als verkoper de informatie daadwerkelijk had willen wissen, had hij geweten dat verplaatsing naar de prullenbak daarvoor onvoldoende was. Van kwade trouw was daarom geen sprake.

Ook wilful misconduct bood de koper geen uitweg. De koper stelde dat hieronder ook roekeloos handelen viel, maar de rechtbank ging daar niet in mee. Volgens de rechtbank was hiervoor bewust opzettelijk wangedrag vereist en dit was niet aan de orde. Een beroep op onrechtmatige daad slaagde evenmin, omdat de koopovereenkomst aansprakelijkheid “on whatever legal basis” uitsloot, behoudens de overeengekomen uitzonderingen.

De belangrijkste les

De uitkomst is voor de koper bitter. Zij betaalde een marktconforme prijs voor een bedrijf waaraan een merkrisico kleefde dat zij niet kende, terwijl de verkopers het risico wel hadden gekend. Toch verloor zij de zaak. Hoe kan dat?

De verkopers handelden destijds niet frauduleus, maar opportunistisch. Ze namen een gok die aanvankelijk goed uitpakte, vergaten het risico vervolgens en deelden het niet mee in de DD omdat ze er niet meer aan dachten. Dat is juridisch onvoldoende voor de hoge drempel van fraud, wilfull misconduct of intentional concealment. En de contractuele dekkingsconstructie van de W&I-verzekering i.c.m. de korte vervaltermijnen en de contractuele uitsluiting van aansprakelijkheid voor de verkopers hield stand.

Wat betekent dit voor u als ondernemer?

Deze zaak laat zien dat bij een overname de IE-rechten van het over te nemen bedrijf een kritisch aandachtspunt zijn. Dit geldt niet alleen voor grote deals met W&I-verzekeringen, maar juist ook voor kleinere overnames waarbij dergelijke bescherming ontbreekt.

Waar dient u rekening mee te houden:

Doe als koper grondig IE-onderzoek. Doe zelf merken- en handelsnaamonderzoek en vertrouw niet uitsluitend op het register of de garanties van de verkoper. Vraag ook goed door naar eerdere merkonderzoeken, beschikbaarheidsrapporten en adviezen en breng de ontstaansgeschiedenis van relevante merken in kaart. Dit geldt ook voor handelsnamen, domeinnamen en andere relevante IE-rechten. Zorg daarnaast dat de koopovereenkomst passende IE-garanties bevat.

Let op de termijnen in uw koopovereenkomst. Een vervaltermijn van 24 maanden voor reguliere garantieclaims is in de praktijk vaak te kort om IE-gebreken te ontdekken. Merkgeschillen met derden kunnen zich pas jaren later openbaren. Beding daarom voor IE-garanties zo nodig een langere termijn, zeker voor specifieke IP-risico’s.

Let goed op de afspraken over aansprakelijkheid. Kijk niet alleen naar de termijn waarbinnen u een garantieclaim kunt indienen, maar ook naar eventuele uitsluitingen, aansprakelijkheidslimieten en andere beperkingen. Onderhandel waar nodig over ruimere of specifieke afspraken voor IE-risico’s.

Begrijp wat een W&I-verzekering wel en niet dekt. Een W&I-verzekering kan bescherming bieden bij een overname, maar niet alle risico’s zijn verzekerbaar. Controleer daarom vooraf welke IE-risico’s daadwerkelijk onder de polis vallen.

Stel als verkoper bekende risico’s open en duidelijk vast. Vermeld in de documentatie bij de verkoop alle bekende risico’s, ook als u deze zelf als aanvaardbaar beschouwt. Dit verkleint het risico op discussies en claims achteraf.

De kernboodschap blijft simpel: zorg dat IE-rechten geen blinde vlek zijn bij de voorbereiding van een overname. Zorg voor de juiste juridische begeleiding bij het uitvoeren van een DD onderzoek en het opstellen van garanties en verklaringen daaromtrent.

Heeft u hulp nodig bij een overname? Of loopt u tegen vragen aan over uw IE-rechten en de risico’s die daarbij komen kijken? Wij, de ondernemingsjuristen van The Legal Company, ondersteunen u hier graag bij. Neem gerust contact met ons op via info@thelegalcompany.nl of bel naar 020-3450152.

Blog van onze ondernemingsjurist mr. Hella Vercammen.